実用新案無効審判請求人が既に、実用新案権者による実用新案訂正の前に無効審判を請求しても、口頭弁論終結前はまだ審決されていないので、実用新案権者に何らかの故意もしくは過失があったとは認定し難い。

■　判決分類：実用新案権

Ｉ　実用新案無効審判請求人が既に、実用新案権者による実用新案訂正の前に無効審判を請求しても、口頭弁論終結前はまだ審決されていないので、実用新案権者に何らかの故意もしくは過失があったとは認定し難い。

II　判決内容の要約

【裁判字号】100年度民專上字第33号
【裁判期日】2012年3月22日
【裁判事由】実用新案権の不当行使により生じた損害賠償争議

上訴人　速克立股份有限公司
被上訴人　鑫鼎電機股份有限公司

上記当事者間に於ける実用新案権不当行使により生じた損害賠償争議事件について、上訴人が2012年7月8日付本裁判所99年度民專訴字第211号第一審判決に対し上訴を提起した。本裁判所にて2012年2月23日に口頭弁論が終結したので、以下のように判決する。

主文
上訴を棄却する。
第二審訴訟費用は上訴人の負担とする。

一　事実要約
上訴人の主張は次のとおり。：被上訴人は2005年9月12日に経済部知的財産局（以下、知的財産局）に出願して取得した「ブラシレスモーターマグネットローター構造改良」TWM285127実用新案について、後日2010年5月14日に実用新案登録請求の範囲の訂正を請求したが、係争実用新案は新規性と進歩性を有していなかった。なお且つ被上訴人は、特許法第104条規定に基づく新型実用新案権行使時に於ける実用新案技術報告を提示した上での警告を行わなかった。よって、その行使は確かに不適切であり、なお且つ過失責任がある。上訴人もファクシミリ文書を提出して、上訴人の部品サプライヤーである佳元精密股份有限公司（以下、佳元公司と称する）が被上訴人による不当権利行使の文書を受け取った後、直ちに本件「ブラシレスモーターマグネットローターサスペンション」裝置の上訴人への供給を中止したので、上訴人はセット商品を発売する為に、訴外人竣詮企業有限公司（以下、竣詮公司と称する）に別途本件係争裝置の設計、鋳型製作、テスト及び製造を依頼しなければならず、計260万台湾ドルが必要となったと主張する。このことは、竣詮公司の見積書の外、上訴人が約定により代金の支払いを完了したことに関する小切手も参酌することができる。従って、上訴人は被上訴人の不当権利行使行為により、既に製作していた鋳型を使用することができず、更に他社である竣詮公司に別途鋳型設計、テスト、製造を依頼したことにより、260万台湾ドルの損害が生じた。なお且つ上訴人も既に支払いを完了しているので、この損害と被上訴人の行為には確かに因果関係がある。また、上訴人は新規格の部品及び組立後の全体商品について、再度商品検査法、商品検査登録弁法規定に基づく検査報告のやり直しを余儀なくされたので、上訴人には検査報告により57万2千台湾ドルの損害が生じたが、このことと被上訴人による行為との間には、やはり相応の因果関係が存在する。上訴人は特許法第104条、第105条及び民法第184条に従い損害賠償を請求したが、原審が上訴人の全面敗訴の判決を下した為、上訴人はこれを不服とし、上訴を提起した。

二　両方当事者の請求内容
（一）上訴人による上訴声明：1.原審判決の破棄。2.上記破棄部分について、被上訴人は上訴人に3,172,000新台湾ドル、及び起訴状副本送達の翌日より償還日まで年利5％で計算した利息を支払わなければならない。3.上訴人は担保供託による仮執行宣告執行を請求する。
（二）被上訴人による答弁声明：1.上訴の棄却。2.もし不利益な判決を受けた場合、担保供託による仮執行宣告免除を請求する。

三　本件の争点
本件の最重要争点は被上訴人による上記実用新案権行使行為(実用新案技術報告の入手前に、上訴人に対し製品の販売中止を請求したが、係争実用新案は既に実用新案技術報告で進歩性がないと認定された)が、故意又は過失による不法な他人の権利の侵害行為に該当するかどうかである。

四　判決理由の要約
（一）実用新案権者が実用新案権を行使する際は、実用新案利技術報告を提示して警告を行わなければならないと、特許法第104条で明確に規定されている。同条が2003年に新設された時の立法理由は次のようなものである。：「実用新案は実体審査を行わないので、実用新案権者による権利の濫用が第三者による技術の利用及び開発に影響することを防ぐ為、その権利行使時には、客観的な判断資料がなければならず、即ち実用新案技術報告も提示しなければならない。その趣旨は人民の訴訟権利を制限することではなく、単に権利の濫用を防止するものであり、たとえ実用新案権者が実用新案技術報告を提示しなくても、民事訴訟を提起することができる。また、裁判所は実用新案技術報告を提示していない案件についても、当然不受理としなければならないわけではない。これは、実用新案技術報告制度設計の核心である。」従って、実用新案技術報告の提出は、実用新案権侵害の起訴の合法的要件ではなく、即ち侵害を受けた実用新案権者が既に訴状を以って具体的にその実用新案権が侵害を受けた事実証拠を指摘したと主張することは、その告訴が即ち合法であるという趣旨に相当する。なお且つ事業者が他人に対し各種知的財産権侵害の警告書を配布する際に、裁判所の判決や上記侵害鑑定報告を付していない警告書であっても、もし既に実際に各種知的財産権内容、範囲及び侵害を受けた具体的な事実を叙述し、なお且つ公平交易法の各項禁止規定違反の事情もないならば、やはり権利の正当行使（司法院釈字第548号解釈理由書参照）に該当する。従って、実用新案権侵害訴訟の提起時に、実用新案権利者が侵害鑑定報告を提出しなければならないとは必ずしも要求しておらず、また、技術報告を提出して警告してから始めて権利行使しなければならないというわけではない。よってたとえ、実用新案権者が実用新案技術報告を提出しないで、直ちに被疑侵害者に対して権利行使したとしても、具体的な行使内容を見て故意や過失による不当権利行使の事情があったかどうかを判断しなければならない。特に、ある種の実用新案製品の商品サイクルは短く、実用新案技術報告の入手に、長い年月を費やさないまでも一定の時間がかかるので、もし実用新案権者は実用新案技術報告を入手して始めて権利行使でき、さもなくば故意又は過失による不当権利行使に当たるものだと厳しく責めるとすると、明らかに人民の訴訟権の不当な制限となる。

（二）調べたところ、被上訴人は2006年1月1日に係争実用新案権を取得し、その後2009年7月2日に実用新案技術報告を請求し、2010年4月2日になって始めて上訴人に内容証明郵便書簡を送付して、上訴人が製造している換気扇風車モーター構造が係争実用新案権を侵害している事情を述べて、上訴人に二度と販売しないよう警告した。しかし、知的財産局は2010年9月1日に当該技術報告を作成したので、被上訴人による請求日から既に1年2ヶ月も経っていた。確かに当該技術報告は係争実用新案について、1996年1月11日公告のTW268161実用新案と比較した結果、進歩性がないと認定しているが、実用新案技術報告の性質が機関による拘束力がない報告である以上、実用新案権がこれにより当然に取消されるというわけではない。よって、技術報告の内容を以って、被上訴人に不法に上訴人権利又は利益を侵害する故意又は過失があったことの根拠とすることはできない。ましてや、被上訴人は警告書送付前に既に実用新案技術報告を請求していたのであるから、被上訴人が権利行使時に実用新案技術報告を提出しなかったことを以って、直ちに権利者に故意又は過失により不法に他人を侵害する行為があったと認定することは困難である。

（三）上訴人が2010年4月19日に知的財産局に対し、係争実用新案は実用新案要件を備えていないとして無効審判を請求したことについては、本裁判所における口頭弁論終結前まではやはり未審決であり、なお且つたとえ無効審判請求成立の審決が確定したとしても、それは被上訴人が権利行使してはならないだけである。従って、被上訴人に何らかの故意又は過失があり、知的財産局が発給した実用新案証書が無效な実用新案であるので権利行使してはならないと知りながら敢えて行使したと認定することはできない。

（四）以上をまとめると、被上訴人が係争実用新案を以って上訴人に権利行使する際、技術報告書を提示しなかった事実があり、なお且つたとえ係争実用新案に取消されるべき事由があったとしても、いずれも被上訴人が故意又は過失により不当に権利行使したと証明することはできず、なお且つ上訴人がこれにより損害を受けたことも証明できない。従って、上訴人が特許法第104条、第105条、民法第184条等規定に従い、不当な実用新案権行使により生じた損害賠償の法律関係を主張し、被上訴人に対して上訴人に317万2千元及び起訴状副本送達の翌日より償還日まで年利5％で計算した利息を支払うよう請求したことには理由がないので、棄却しなければならない。

以上の論結に基づけば、本件上訴には理由がないので、民事訴訟法第449条第1項、第78条に従い、主文のように判決する。

2012年3月22日
知的財産裁判所第二法廷
審判長裁判官　陳忠行
裁判官　曾啓謀
裁判官　熊誦梅