「同仁堂」商標の使用許諾係争、台湾樂氏同仁堂が逆転勝訴

同仁堂は樂氏によって1669年に創業され、かつて宮廷御用達で有名な漢方薬店であったが、その流れを汲む台湾樂氏同仁堂有限公司（Taiwan Yue's Tong Ren Tong Limited、以下「樂氏同仁堂」）は近年、京都同仁堂生物科技股份有限公司（Qing Dynasty Royal Herbalist Biotechnology Co.,Ltd、以下「京都同仁堂」）との間で商標使用許諾に係る争議が発生したため、（同仁堂から数えて）14代目にあたる樂氏同仁堂の樂○心氏が600万新台湾ドルに上る賠償請求の訴訟を提起した。知的財産裁判所は一審において樂○心氏に敗訴の判決を下したが、二審においては京都同仁堂の取得した使用許諾関係が2011年に終了されたにも拘わらず、京都同仁堂は「樂氏同仁」、「樂家老鋪」商標を「山芙蓉青春喚顏霜」等の商品17品目に使用していたと認め、京都同仁堂に対して樂○心氏への賠償金126万余新台湾ドル支払いを命じるとともに、パンフレットや商品にこれら2商標の使用を禁じるという逆転判決を下した。

二審で知的財産裁判所は、京都同仁堂の楊○暉総経理が決議に基づいて「商品企画書（訳注：商品名、広告費、包装イメージ、商品位置づけ、販路、販売価格、アフターサービス、商品の長所、試験結果、認証等を記入）」を提出したり、契約を再度締結しなおしたりする意向がなく、樂○心氏はブランド商品を管理するために商標の使用許諾関係を終了させる権利を有しており、2011年末に内容証明郵便を発送したときから（終了は）発効していると認めた。

ただし、裁判所は京都同仁堂が次々と商品の包裝及び商標を更新していることと、過去に支払った商標のロイヤルティとを考慮して、京都同仁堂に126万余新台湾ドルの賠償金を支払うよう命じるとともに、ホームページ、パンフレット、刊行物及び商品に表示されている2商標の使用を禁じる判決を下した。本件につき、さらに上訴できる。（蘋果日報–2016年12月22日）

知的財産裁判所民事判決

【裁判番号】105年度民商上字第1号

【裁判期日】2016年12月8日

【裁判事由】商標権侵害行為排除等

上訴人　樂○心

被上訴人　京都同仁堂生物科技股份有限公司

兼法定代理人　邱○詩

被上訴人　楊○暉

上記当事者間における商標権侵害行為等事件について、上訴人は2015年11月30日当裁判所103年度民商字第10号一審判決に対して上訴を提起し、予備的請求を追加した。当裁判所は2016年11月17日に口頭弁論を終え、次のとおり判決する。

主文

原判決が行った上訴人の以下第2、3、4、5項の訴えの棄却及び該部分の仮執行宣言申立ての却下の部分、並びに訴訟費用の裁判（確定部分を除く）はいずれも取り消す。

被上訴人京都同仁堂生物科技股份有限公司、邱○詩、楊○暉は連帯で上訴人に126万6000新台湾ドル及び2014年1月23日から支払済み日まで年5部の割合による金員を支払え。

被上訴人楊○暉は上訴人に15万新台湾ドル及び2014年1月23日から支払済み日まで年5部の割合による金員を支払え。

被上訴人京都同仁堂生物科技股份有限公司は登録第01147396号「樂氏同仁」商標及び登録第 01188642号「樂家老舖」商標を使用してはならず、ホームページ、パンフレット、刊行物、宣伝グッズ及び商品に表示されている「樂氏同仁」、「樂家老舖」商標を除去しなければならない。

被上訴人楊○暉は「同仁堂創立一」、「同仁堂創立二」、「同仁堂創立三」の文章を削除又は廃棄しなければならない。

その他の上訴はすべて棄却する。

一、二審（確定部分を除く）訴訟費用は被上訴人が連帯で五分の一を負担し、残りを上訴人の負担とする。

本判決第２項で命じるところの支払い部分について、上訴人は42万2000新台湾ドルを担保として供託した後に仮執行できる。ただし被上訴人が126万6000新台湾ドルを担保として供託したならば仮執行を免脱できる。

本判決第3項で命じるところの支払い部分については仮執行できるが、被上訴人楊○暉が15万新台湾ドルを担保として供託したならば仮執行を免脱できる。

上訴人のその他の仮執行宣言の申立てを却下する。

上訴人の主張：

（一）商標権侵害部分について

樂氏同仁堂は宮廷御用達の薬品を取り扱い、樂家4代目の樂○揚が1669年に創業した。台湾における13代目が上訴人の父である樂○輝であり、その後樂○輝は樂一族のその他のメンバーと「大清樂氏京都同仁堂家族協議書」に調印し、上訴人が同仁堂に関連する一切の業務について全権を以って処理することを約定するとともに、樂○心は登録第1147396号「樂氏同仁」商標及び登録第1188642号「樂家老舖」商標（以下「係争商標」という）の登録を出願した。被上訴人会社はその他の多くの企業と同じく上訴人の係争商標の使用許諾を受けた企業の一つであり、上訴人と被上訴人会社は、被上訴人会社が商品企画書を上訴人に提出し、上訴人が使用許諾に同意した後、被上訴人会社が各商標のロイヤルティを支払って始めて係争商標を特定の商品に使用できる、と約定している。

被上訴人会社は商品企画書を上訴人に提出したことがないが係争商標を17品目の商品に使用しており、上訴人と被上訴人との間の約定に違反している。たとえ双方に使用許諾契約があったとしても、上訴人は2011年12月14日に内容証明郵便を以って被上訴人会社に係争商標使用許諾の終了を通知している。しかしながら被上訴人会社はこれを取り合わず、係争商標を使用し続けた。よって被上訴人会社は2013年12月13日以降係争商標を使用してはならない。

被上訴人会社は係争商標の使用許諾関係が終了された後もなお公式サイトに係争商標を使用したため、上訴人は商標法第69条第1項乃至第3項及び第71条第1項第3号規定に基づいて、被上訴人会社に対して係争商標の使用を停止し、かつ係争商標を使用した商品を除去又は廃棄するよう請求するとともに、被上訴人に対して連帯で上訴人に600万新台湾ドルを賠償するよう請求する。

（二）著作権侵害部分について

上訴人は樂氏一族の歴史文化を広めるため、祖先の歴史文献及び野史を自ら蒐集し、約20万新台湾ドルを出資して訴外人羅○君に委託して2006年3月3日「康熙皇帝と同仁堂の創立」（以下「係争著作物」という）を創作し、樂氏一族が台頭した歴史を小説の形式で表現し、最終原稿を上訴人が修飾、変更して完成し、そのファイルを上訴人のハードディスクに保存した。よって上訴人は係争著作物の著作者であり、著作者人格権と著作財産権を所有するが、被上訴人楊○暉は無断で係争著作物ファイルを使用し、2010年2月22日に自らの名義即ちペンネーム「楊瞻」を以って「同仁堂創立一」、「同仁堂創立二」、「同仁堂創立三」等のタイトルをつけ販売代理店に頒布するとともにネット上で公表し、その内容は係争著作物と全く同じで、実質的に類似しているため、上訴人の著作権を明らかに侵害している。

上訴の声明：(1)原判決を取り消す。(2)上記取消部分について、被上訴人会社、邱○詩及び楊○暉は連帯で上訴人に600万新台湾ドル及び起訴状副本送達の翌日から支払済み日まで年5部の割合による金員を支払え。(3)被上訴人楊○暉は上訴人に80万新台湾ドル及び起訴状副本送達の翌日から支払済み日まで年5部の割合による金員を支払え。(4)被上訴人会社は「樂氏同仁」（登録第00000000号）、「樂家老舖」（登録第00000000号）等商標を使用してはならず、「樂氏同仁」（登録第00000000号）、「樂家老舖」（登録第00000000号）等商標を含むホームページ、パンフレット、刊行物、宣伝グッズ及び商品を除去及び廃棄しなければならない。(5)被上訴人楊○暉はそれが公表、公衆送信を行った「同仁堂創立一」、「同仁堂創立二」、「同仁堂創立三」の文章をネットから削除しなければならない。(6)被上訴人会社、邱○詩及び楊○暉は連帯で費用を負担して、起訴狀添付資料2に示す「澄清及道歉聲明（説明及び謝罪声明）」の内容を14ポイントの字体で、縦25センチ、横34センチの紙面を以って「蘋果日報」第一面に1日掲載しなければならない。(7)上訴人は担保を供託するので、仮執行宣言を申し立てる。予備的請求として、被上訴人会社は2013年2月18日から毎月5日に上訴人に対して3万5000新台湾ドルを支払え。

被上訴人の答弁声明：1.上訴を棄却する。2.不利な判決を受けたときは、現金又は等価の有価証券を担保として供託するので仮執行免脱宣言を申し立てる。

（一）双方間に係争商標に関する使用許諾関係は存在するのか

被上訴人は双方間に商標使用許諾関係があったと証明するに十分な契約書を証拠として提出していない。ただし係争商標は上訴人がそれぞれ2004年と2005年に登録出願し、その登録公告日は2005年4月1日と2006年1月1日である。被上訴人会社は2007年に設立され、上訴人は被上訴人会社が設立された時から、技術株（技術提供による取得する株式）2万株を以って株主となることに同意しており、さらに被上訴人会社は会社設立後すぐに係争商標を使用した付表に示される17品目の商品を次々と製造・販売又は広告掲載したことを争っていない。よって上訴人は被上訴人が係争商標を2007年から次々と係争商標を使用し続けていることを詳細に知っていたはずであるとする被上訴人の主張は採用できないものではない。また上訴人は2010年4月15日に声明書を出して、被上訴人会社に対する「樂氏同仁」商標の使用許諾に同意している。被上訴人会社の総経理、即ち被上訴人楊○暉は2010年12月9日と2011年4月6日に上訴人が開催した「樂氏同仁堂関連事業連盟」第1回、第3回大会に参加している。況してや上訴人が2011年12月14日被上訴人会社に送った内容証明郵便には「……樂家老舖と樂氏同仁の使用許諾について、新しいバージョンの使用許諾契約を結ぶ必要があり、今までに何ら具体的な結論が出ていない。……即日から乙方（即ち被上訴人会社）が本商標を使用する権利を終了させる……」と記載されており、双方間の係争商標に関する使用許諾関係が存在していたと認めるべきである。以上をまとめると、被上訴人がたとえ係争商標について双方間に使用許諾関係があったと証明する書面の証明書を提出できないとしても、前記法律規定及び判決主旨からみて当事者の真意を探求すれば、係争商標について双方間に使用許諾契約が存在したとする被上訴人の主張は採用できる。

（二）上訴人は係争商標の使用許諾関係を合法的に終了させたのか

被上訴人は決議内容に基づいて商品企画書を提出しておらず、再契約もせずに、係争商標を使用した商品の製造・販売又は広告・販促を継続し、上訴人を係争商標を使用した商品を有効に管理することができない状況に至らしめたため、2011年12月14日に被上訴人との商標使用許諾関係を終了させる内容の書簡を送った。たとえ上訴人が定期的に催告していなかったとしても、前記法律規定及び判決主旨からみて、上訴人が2011年12月14日に被上訴人との係争商標に係る使用許諾関係を終了させたことは法に合うものである。

（三）上訴人は被上訴人に連帯で商標権侵害の損害賠償金を支払うとともに被上訴人会社に侵害を排除するよう請求できるか

商標法第68条第1、3号規定により、商標権者の同意を得ずに、販売の目的で、同一の商品又は役務において、登録商標と同一又は類似する商標を使用したときは、商標権の侵害に該当する。また、商標権者はその商標を侵害する者に対して除去を請求することができ、侵害のおそれがあるときは、その防止を求めることができ、故意又は過失によりその商標権が侵害されたとき、損害賠償を請求することができると、商標法第69条第1、3項に規定されている。次に、公司法（会社法）第23条第2項には、会社の代表者が会社の業務執行につき、法令に違反して他人に損害を与えたときは、その他人に対して会社と連帯して賠償責任を負わなければならないと規定されている。調べたところ、被上訴人は上訴人の許諾を得ずに、係争商標の使用許諾関係を終了された後も係争商標を使用し続け、注意すべきであり、注意できたにもかかわらず、注意せずに上訴人の商標権を侵害した過失があり、かつ上訴人は少なくとも商標ロイヤルティに相当する損害を被ったため、上訴人が商標法第69条第3項規定に基づき被上訴人に損害賠償を請求することには理由がある。被上訴人邱○詩、楊○暉は上訴人が主張する本件侵害行為を口頭弁論終結時まで継続しており、それぞれ被上訴人会社の董事長及び総経理として実質的な代表者であった。前記規定により、被上訴人邱○詩、楊○暉は被上訴人会社の前記商標権侵害行為について上訴人に対して連帯賠償責任を負わなければならない。

次に商標法第71条第1項には、商標権者は次の各号の規定のいずれか一つにより損害賠償金額を算出することができると規定されている。調べたところ、上訴人は該項第3号より、押収した商標権侵害に係る商品の小売単価の1500倍以下の金額をその損賠賠償金を算出している。ここでいう小売単価とは、他人の商標専用権を侵害する商品が実際に販売された単価をいい、商標専用権者自らの商品の小売価格又は卸売価格ではない。また、商標権侵害者が商標権を侵害した商品の品目が複数であることから、それぞれ異なる商品であり、即ち商標権者は本来侵害商品毎にそれぞれ提訴して損害賠償を請求してもよく、各品目の平均単価で賠償金を算出してはならない。商標法第71条第1項第2、3号には商標権者の実際の損害額に係る挙証責任を軽減するため、その法定賠償額の算出方法が規定されている。即ち、商標権侵害行為で得られた利益、又は商標権侵害商品の小売価格の倍数でその損害額を算出する。さらに商標権は商品の出所と商品の品質を表示するトレードドレスからもたらされる権利であるが、商標は商品の全体を代表するものではないため、商標権侵害の損害賠償額も商品全体の価値である必要はなく、況してや無体財産権の侵害は、少なくともロイヤルティの損失を基礎とすべきであり、有体財産権のように市場取引価格で実際の損失額を容易に算出できるものではないため、無体財産権侵害の損害賠償額は、明らかに不合理ではないことを判断基準とするべきである。商標権侵害に係る損害賠償範囲の判断は、侵害者の侵害行為によって権利者が受けた損害を主とすべきであるので、商標の識別性、商標商品の性質、侵害行為の情状、商標侵害商品の数量、侵害行為の期間、商標権者が侵害期間において通常期待できる商標商品からの利益等をすべて斟酌の要因とすることができる。

当裁判所は前記商品小売単価総額の100倍で損害賠償額を算出するのが妥当であり、即ち明らかに不合理ではない金額は126万6000新台湾ドル（1万2660×100＝126万6000新台湾ドル）であると認める。上訴人がこの範囲において被上訴人に対して連帯で支払うよう請求することには理由があり、それを越える請求は高すぎるため棄却すべきである。

（四）被上訴人楊○暉は上訴人が係争著作物について所有する著作者人格権と著作財産権を侵害しているのか

被上訴人楊○暉はそれが為したものではないと証明できないため、被上訴人楊○暉は上訴人の同意を得ずに無断で係争著作物を改変し、「楊瞻」の著作物であると表示し、かつ被上訴人会社は他人の使用に供し、上訴人が係争著作物について所有する著作者人格権と著作財産権を侵害した。

（五）上訴人は被上訴人楊○暉に著作権の損害賠償並びに侵害排除を請求できるのか

上訴人が著作権法第85条第2項規定に基づいて被上訴人に新聞掲載費用を負担するよう請求する部分については、裁判所の名誉回復に対する処分に関わり、加害者の表明しない自由を制限する事情があるため、人格法益を違法に侵害する情状の軽重と強制表明の内容等について慎重に斟酌して妥当な決定を為すことは、憲法第23条に定める比例原則に適合する。これによると、いわゆる妥当な処分とは、その処分が客観的に被害者の名誉又は信用を回復するのに十分であり、必要であることであるものをいう。上訴人は被上訴人の著作権者人格権侵害行為によりその名誉が損害を被り、その名誉の損害は新聞への謝罪広告によって始めて回復できることを証明できないため、上訴人が謝罪広告掲載を請求する部分について、当裁判所は必要ないと認め、棄却すべきである。

さらに被上訴人に著作者人格権侵害による非財産的損害として10万新台湾ドルを支払うよう上訴人が請求する部分については、調べたところ、被上訴人楊○暉は許諾又は同意を得ずに無断で係争著作物を改変し、さらに自らの別名「楊瞻」を加えており、権利侵害の故意は相当に明白であり、かつ係争著作物をブログ「VIP健康顧問部落格」に掲載した期間は少なくとも2010年2月から上訴人が2013年に本件著作権侵害訴訟を提起するまでに及び、係争著作物が「楊瞻」によるものだと公衆に誤認させやすいため、上訴人が10万新台湾ドルを非財産的損害として請求することには理由がある。被上訴人楊○暉に著作財産権侵害による非財産的損害として70万新台湾ドルを支払うよう上訴人が請求する部分については、著作権法第88条第3項で規定する金額を斟酌して、上訴人のこの部分に対する請求は5万新台湾ドル以内が妥当であり、この部分を越える請求は棄却すべきである。

以上をまとめると、上訴人が商標権侵害の法律関係に基づいて、被上訴人等に126万6000新台湾ドル及び起訴状副本送達の翌日、即ち2014年1月23日から支払済み日まで年5部の割合による金員を連帯で賠償するよう請求する部分、並びに主文第4項に示されるとおり係争商標が受けた侵害を排除及び防止するよう請求する部分については、理由があり、許可すべきである。著作権侵害の法律関係に基づいて、被上訴人楊○暉に15万新台湾ドル及び起訴状副本送達の翌日、即ち2014年1月23日から支払済み日まで年5部の割合による金員を支払うようするとともに係争著作物の侵害を排除するよう請求することには理由があり、許可すべきであり、この部分を越える請求には法における依拠がない。原審は上記の許可すべき部分について、上訴人敗訴の判決を下したことは法に合わず、上訴趣旨においてこの部分について原判決は不当であるとして、取り消して改めて判決を下すよう求めることには理由があるため、主文第2乃至5項に示すとおり判決を下し、この部分を越える上訴を棄却し、この部分の仮執行宣言申立を却下する。本判決第2項で支払いを命じた部分については、双方がいずれも担保を供託するので仮執行宣言及び仮執行免脱宣言を申し立てることは法に合わないところがなく、それぞれ担保金を定めて仮執行及び仮執行免脱の宣言を行う。さらに本判決第3項で支払いを命じた部分については、50万新台湾ドルを越えていないため、職権により仮執行を宣言するとともに、請求により金額を定めて仮執行を免脱する。追加された予備的請求は、主位的請求に理由があるため、審理する必要がないことをここに併せて説明する。

以上の次第で、本件上訴は一部に理由があり、一部に理由がなく、智慧財産案件審理法（知的財産案件審理法）第1条、民事訴訟法第 450条、第449条第2項、第79条、第85条第2項、第389条第1項、第390条第2項、第392条第2項に基づき、主文のとおり判決する。

2016年12月8日

知的財産裁判所第二法廷

裁判長　李維心

裁判官　彭洪英

裁判官　熊誦梅