最新專利法修正條文內容簡介　2013年5月31日立法院三讀通過專利法修正草案　2013年6月13日開始施行

C130603Y1・C130531Y1 2013年6月號

　立法院三讀通過「專利法部份條文」修正案，恢復「三倍懲罰性賠償金」制度，「一案兩請」制度改採「權利接續制」，詳細修正內容如下：

一. 關於發明專利、新型專利之「一案兩請」制度（修正草案第32、41條）：

（1）建立一案兩請之「權利接續制」（選擇發明專利權時，從前之新型專利權不會自始無效，但一案兩請於申請時有分別聲明之必要。）

（修正草案第32條）：
　2013/01/01起施行之現行法將「一案兩請」制度（即同一人就相同之創作於同日分別申請發明專利及新型專利）合法化並明文化，惟由於現行法就「一案兩請」制度係採行「權利不接續制」，即明定申請人於發明專利核准審定前接獲智慧局通知後，選擇發明專利者，其新型專利權，視為自始不存在。但此制度運作之下，對專利申請人極為不利，因其若選發明，則新型將被視為自始不存在，使得原先所受之保護落空；若選新型，則受保護期間縮短10年，如於新型保護期間受侵害，縱使該發明即將獲准專利，申請人只好犧牲發明專利較長之保護期間。且若申請人已先持獲准公告之新型專利權授權或讓與他人，或甚至於法院提起侵權訴訟，則待日後其選擇發明專利而導致新型專利自始不存在時，是否須返還其取得之權利金或價金？或是否需返還因控告他人專利侵害而獲得之賠償金？實務上爭論不已，因此，該條規定於現行法公佈施行前即備受專利界非議。
　本次修法明定改採「權利接續制」，即明定申請人於發明專利核准審定前接獲智慧局通知後，選擇發明專利者，其新型專利權，自發明專利公告之日消滅，以杜絕爭議。惟一案兩請之申請人負有在申請時分別聲明之義務，若未分別聲明，包括二案皆未聲明及其中一案未聲明者，將不予發明專利。

（2）適用一案兩請時，溯及之求償方式須於行使新型專利權之損害賠償請求權與行使發明專利權之公開補償金請求權中擇一為之。

（修正草案第41條）：
　由於「一案兩請」制度於修法後改採「權利接續制」，對於發明專利公告前之他人之實施行為，如果可以同時主張補償金與新型專利權之損害賠償，將造成專利申請人之不當得利，故修正條文明定要求權利人應於補償金和新型專利權損害賠償間擇一行使。

二. 修正「損害賠償計算」規定（修正草案第97條）：

（1）明定「合理權利金」僅作為損害賠償之基礎技術標準，使未來損害賠償數額可能高於實際授權關係下之權利金數額損害賠償：
　現行法就「合理權利金」作為損害賠償計算方式，係規定以「相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害」。但此規定恐使侵害行為人無意願先行取得授權。蓋相較於一般授權關係之被授權人，侵害人無須負擔授權關係中之額外成本（例如查帳義務），即便未取得授權，日後被查獲侵害時，至多也只是賠償相同於事前取得授權之權利金數額而已，而侵權訴訟中之專利權人反倒尚須負擔額外成本（例如訴訟費用、律師費用）之不公平的結果。本次修法乃明定參照德國專利法第139條第2項後段之立法例，明定損害賠償之合理權利金數額未必等同於實際授權關係下之權利金數額，以合理權利金法所計算之損害賠償數額，日後可能高於授權關係下之權利金數額, 以懲治不法。

（2）恢復「三倍懲罰性賠償金」制度：
　三倍懲罰性賠償金之制度原已存在於2013/01/01前之台灣專利法中，惟前次修法時,認為其係英美法之制度，與台灣法制採損害之填補不同，故現行專利法刪除該制度。然其實在台灣的其他智慧財產權法中，例如著作權法、營業秘密法及公平交易法均有懲罰性損害賠償之規定。且舊法採行懲罰性賠償金制度之時期，法院對於故意之認定以及對侵害情節之審酌，均已透過個案建立判斷標準，尚未見有法院濫用而課以被告過鉅的賠償數額之情形。鑑於智慧財產權乃無體財產權特性，損害賠償計算本有其困難，再度恢復「三倍懲罰性賠償金」制度。

三. 提示新型專利技術報告進行警告（修正草案第116條）:
　由於新型專利採形式審查，未對是否合於專利要件進行實體審查，即賦予專利權，為防止權利人濫發警告函，本次修法明定專利權人主張其新型專利權時必須提示新型專利技術報告以先行警告，非經提示技術報告予以警告不得行使其權利。但是，提示技術報告予以警告仍非新型專利權人向法院提起訴訟行使權利之前提要件。（2013.06）

附錄：新舊法條對照

	新修正法條	舊法條
第32條	同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，應於申請時分別聲明；其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；申請人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利。　申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，自發明專利公告之日消滅。　發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。	同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；屆期未擇一者，不予發明專利。　申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，視為自始不存在。　發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。
第41條	發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。　對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得為前項之請求。　　　前二項規定之請求權，不影響其他權利之行使。但依本法第三十二條分別申請發明專利及新型專利，並已取得新型專利權者，僅得在請求補償金或行使新型專利權間擇一主張之。　第一項、第二項之補償金請求權，自公告之日起，二年間不行使而消滅。	發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。　對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得為前項之請求。　前二項規定之請求權，不影響其他權利之行使。　第二項之補償金請求權，自公告之日起，二年間不行使而消滅。
第97條	依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。　依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。	依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。三、以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害。
第116條	新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。	新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。
第159條	本法之施行日期，由行政院定之。　本法中華民國一百零二年五月三十一日修正之條文，自公布日施行。	本法之施行日期，由行政院定之。