SOMFY와 simFY가 쉽게 혼동? 프랑스 기업이 대만 지혜재산국을 제소

프랑스SOMFY¹⁾는 2016 년에「SOMFY」, 「sOmfy」등의 상표를 등록하고 스마트홈 관련제품²⁾을 판매하고 있었다. 이 회사는 이듬해 다른 전자 제품 업체가「simFY」라는 상표를 등록한 것을 발견하고 혼동을 야기할 우려가 있다고 판단하여 이의를 제기했다. 대만 지혜국은 해당 상표가 2019 년 1 월에 이의 불성립처분을 결정하였고, SOMFY사는 이에 불복, 행정 소송을 제기하여 지혜국에「simFY」의 등록을 취소하도록 요청했다. 1 심 지혜재산 법원은 양자의 상표가 주로 사용되는 용역이 다르기 때문에 혼동이 생기지 않는다고 판단했지만, 최고 행정 법원은 1 심의 판단이 「추론」에 지나지 않고, 판결 이유에 미비한 점이 있다고 인정하여 본건을 지혜재산 법원에 돌려 보냈다.

 

1 심 지혜재산 법원은 등록 공고에 따라 양 상표의 지정 상품은 전자 제품이 포함되지만, 「simFY」는 주로 인터넷 판매, 전자 제품 소매 도매 등의 용역을 제공하고 있으며, 구매자의 대부분은 일반 소비자인데 반해 「SOMFY」, 「sOmfy」는 전자 제품의 「스마트 제어 기능」에 중점을 두고 있으며, 기기 자체가 아니라 구매자의 대부분은 전문업체와 기업이기 때문에 혼동이 생기질 않으므로 SOMFY사의 패소 판결을 내렸었다.

 

2 심 최고행정법원은 상표 혼동의 우려가 있는지의 판단은 「상표 식별력의 강약」, 「상표의 유사 정도」, 「상품 또는 용역의 유사 정도」, 「우선권리자의 다각화 경영 상황」,「실제 혼동 상황」,「소비자의 각 상표에 대한 숙지도」,「상표 등록 출원인이 선의의 의도였는지」,「기타 혼동 요인」 등을 참작해야 한다고 보았다. 또한 재판에서는 가전 제품의 인터넷 판매 및 소매와 도매는 전자 제품의 지능형 제어와는 관련이 없고, 게다가 소비층도 다르다고 추론할 수 있지만, 관련 사항 또는 실제 상황에 의거하여 심리되지 않았고 판결 이유의 미비라는 불법요소가 있었기 때문에 항소 이유가 있다고 인정, 원판결을 파기하고 지혜 재산권 법원에 돌려 보냈다. (2021.07)

 

역주:

1) 프랑스업체SOMFY ACTIVITES SA (SOMFY)를 지칭

2) 스마트폰으로 셔터, 블라인드, 조명등을 관리, 조절하는 스마트 제어기능 제품을 판매